文/北京市集佳律師事務所 潘煒
在歐洲各國申請專利是一個復雜且成本高昂的工作。作為歐洲專利系統(tǒng)改革的一項重要措施，歐洲統(tǒng)一專利法院（UPC）被人們寄予厚望。但是過去很多年，受各國議會和法院判決的影響，UPC的批準遲遲沒有取得突破性的進展。德國聯(lián)邦憲法法院(FCC)于2021年6月23日發(fā)布的命令為德國批準《統(tǒng)一專利法院協(xié)議（UPCA，the Agreement on a Unified Patent Court）》掃清了道路，也為歐洲統(tǒng)一專利的授予和歐洲統(tǒng)一專利法院的正式運行帶來了曙光。
重要的是，UPCA的生效不但會對申請人未來在歐洲的專利申請策略產生影響，也將會對專利權人現(xiàn)有的歐洲專利產生影響。
UPCA的基本狀況？UPCA的生效對申請人和專利權人到底意味著什么？在UPCA生效之前申請人和專利權人可能需要采取哪些步驟來應對？UPC的優(yōu)缺點以及費用如何？如何提交“選擇退出”聲明？本文將就上述問題進行初步探討，希望申請人能盡早做好應對UPCA生效的準備。
一、在歐洲申請專利的復雜性
歐洲在地理概念上包括44個以上的國家和地區(qū)（包括被聯(lián)合國承認的和未被聯(lián)合國承認的）。理論上，申請人可以通過各個國家自己的專利局或類似部門獨立地申請和審批專利（下文中稱之為“國家專利”），并且在各個國家法院（下文中稱之為“國家法院”）進行專利相關的訴訟。例如，申請人比較喜歡的德國和英國都可以采用上述方式進行專利申請和專利訴訟。參照圖1，這種途徑我們稱之為途徑1。
為了簡化專利申請的流程和統(tǒng)一專利審批的標準，歐洲各國簽訂了歐洲專利公約（EPC）并建立了歐洲專利局（EPO）。申請人可以直接向EPO遞交專利申請，在EPO授權后分別在感興趣的國家生效其專利。下文中我們稱這種類型的專利為“傳統(tǒng)歐洲專利”。此種申請途徑我們稱之為途徑2。
在UPCA正式生效后，申請人可以選擇在EPO授權后的一個月內提交聲明而將該專利轉變?yōu)榻y(tǒng)一歐洲專利（我們稱之為途徑3）。EPO授權之前的所有程序和標準與途徑2相比，沒有任何變化。
圖1
在未來，上述三種途徑經同時存在，申請人可以根據自己的喜好、費用評估和風險評估來選擇適合自己的申請模式。
二、UPCA（統(tǒng)一專利法院協(xié)議）的基本情況
UPCA對歐盟任何成員國開放加入。該協(xié)議不向歐盟以外的國家開放。迄今為止，除西班牙和波蘭表示目前不感興趣加入之外，其他25個歐盟成員國（奧地利、比利時、保加利亞、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭，意大利，拉脫維亞，立陶宛，盧森堡，馬耳他，荷蘭，葡萄牙，羅馬尼亞，斯洛伐克，斯洛文尼亞，瑞典）中的至少13個已經簽署了該協(xié)議，并且預計其他幾個成員國也會很快加入。
值得注意的是，英國盡管在2018年4月批準了該協(xié)議，但是由于脫歐，目前英國已退出UPCA。另外，有些歐洲國家如瑞士、挪威、冰島等并非歐盟成員國，所以也沒有加入UPCA。而典型地，歐洲專利公約EPC的成員國如土耳其也不能加入UPCA。下面的圖二對比了EPC成員國和預期UPCA締約國的覆蓋范圍。其中，在UPCA的地圖中，灰色顯示的國家是非歐盟成員國同時也不能加入UPCA，叉號表示的英國已經脫歐且退出UPCA，問號表示的西班牙和波蘭目前沒有意愿加入UPCA，但是隨時可能加入。
根據UPCA，UPC將由初審法院、上訴法院和登記處組成。初審法院將設有中央分庭以及地方和地區(qū)分庭。每個締約國可以設立地方分庭，或與一個或多個其他締約國一起設立初審法院的地區(qū)分庭。
目前多個國家已經確認了他們的UPC中央分庭以及地方和區(qū)域分庭的位置。具體地，法國巴黎和德國慕尼黑將設置中央分庭。德國的慕尼黑、曼海姆、杜塞爾多夫、漢堡、意大利的米蘭將設置地方分庭。瑞典的斯德哥爾摩將設置北歐-波羅的海地區(qū)分庭。隨著協(xié)議的實施，預計會有更多的分庭將逐步確定和披露。上訴法院將設在盧森堡。登記處將設在上訴法院所在地，即盧森堡。
三、UPCA的生效對現(xiàn)有和未來歐洲專利的影響
與常規(guī)理解的法不溯及既往的原則不同，UPCA生效后對現(xiàn)有已經授權和在各締約國中生效的專利以及目前在審的歐洲專利申請，都將產生影響。
具體地，根據UPCA，UPC對于上面圖1中提到的途徑2和途徑3獲得的傳統(tǒng)歐洲專利和統(tǒng)一歐洲專利都具有專屬管轄權。有利的一方面，專利權人可以就這些傳統(tǒng)歐洲專利在UPC直接提起侵權訴訟，訴訟的結果也將在所有締約國中產生效力。但是不利的一方面，任何人也可以在UPC針對任一項傳統(tǒng)歐洲專利提出無效宣告或者在UPC提起不侵權之訴，UPC的判決也將在所有締約國中產生效力。
對于UPCA生效后歐專局新授權的專利，申請人可以自由選擇使用老的方式在感興趣的國家單獨生效，也可以向EPO提出聲明而直接將其轉化為統(tǒng)一歐洲專利，從而可以在UPC統(tǒng)一地行使專利權。
UPCA的生效，無疑使得在歐洲進行的專利申請和專利維權活動變得更加容易和具有更好地可預測性，但同時專利因一次無效而在全部UPCA締約國中無效的風險也進一步增加。
在過渡期內（過渡期為七年，但歐盟行政委員會可在與專利制度使用者廣泛協(xié)商和法院意見的基礎上再延長七年），權利人，除了選擇UPC之外，仍可以向國家法院提起有關傳統(tǒng)歐洲專利的訴訟。此外，為了應對專利在各個國家同時被無效的風險，在過渡期內，傳統(tǒng)歐洲專利的專利權人可“選擇退出（opt out）”該統(tǒng)一專利系統(tǒng)，以確保出現(xiàn)有關其歐洲專利的訴訟時，只能由其本國法院審理。專利權人“選擇退出”后，其專利在整個專利有效期內均保持退出狀態(tài)，除非專利權人撤回退出決定（專利權人可以隨時撤回）。因此，如果專利權人無意在初期便使用UPC，則需要提前提交“選擇退出”聲明。
需要注意的是，各個國家法院對國家專利（即根據圖1中途徑1獲得的專利）仍然擁有管轄權。UPC在國家專利方面不具有任何管轄權。
四、需要特別注意的幾個問題和策略
（一）歐洲統(tǒng)一專利的實質
歐洲統(tǒng)一專利只是歐洲專利生效的一種新形式，即對在授予歐洲專利時已加入UPCA的所有歐盟成員國進行集體生效的形式。從提交歐洲專利申請（無論是直接向歐洲專利局提交還是通過PCT途徑）直到授予專利（包括異議），一切都保持不變。
（二）新的生效形式是如何工作
上面提及的途徑2和途徑3將共存，申請人可以在二者之間任意選擇。
如果申請人希望在所有締約國集體生效一項新授予的歐洲專利（即，歐洲統(tǒng)一專利），則必須在授權之日起一個月內向EPO提交相應的聲明。如果未提交此類聲明，申請人仍可以在目前適用的期限內按照正常程序在關注的國家/地區(qū)單獨生效該專利（傳統(tǒng)歐洲專利）。
對于那些在授權之日尚未批準UPCA的歐盟成員國（例如波蘭和西班牙）以及那些非歐盟成員國（例如挪威、瑞士和土耳其），一切都保持不變。如果要在這些國家之一獲得保護，專利必須像以前一樣在該國家單獨生效。
（三）UPCA的生效對現(xiàn)有歐洲專利的沖擊
從UPCA生效開始，所有在締約國生效的歐洲專利都受UPC的管轄，無論它們是作為統(tǒng)一專利集體生效還是在各自國家單獨生效，也無論專利是否在UPCA生效之前或之后被授權。UPC的管轄權不僅包括侵權行為和否定聲明行為（確認不侵權之訴），還包括無效行為。
如果申請人不想受UPC管轄，在過渡期內，傳統(tǒng)歐洲專利可以“選擇退出（opt out）”UPC系統(tǒng)。為此，需要向歐洲專利局提交所謂的“選擇退出（opt out）”聲明，即傳統(tǒng)歐洲專利不受UPC管轄的聲明。該“選擇退出（opt out）”聲明將在專利或專利申請的整個生命周期都適用，除非權利人此后選擇了“選擇加入（Opt in）”。無論是“選擇退出”還是“選擇加入”，都需要所有專利權人或專利申請人一致同意。
對于統(tǒng)一歐洲專利，申請人不能提出“選擇退出”聲明。
（四）可以隨時提交“選擇退出”聲明嗎？
不能！只有在UPC沒有待處理的法律程序（如訴訟或無效等）時申請人才可以提交“選擇退出”聲明。例如，如果第三方在UPC提起無效訴訟威脅到權利人在締約國的所有傳統(tǒng)歐洲專利或第三方針對權利人在締約國的所有傳統(tǒng)歐洲專利提出確認不侵權之訴，此時再向歐洲專利局提出“選擇退出”聲明是無效的。
因此，如果權利人希望排除UPC對傳統(tǒng)歐洲專利的管轄權，建議盡早提交“選擇退出”聲明。
（五）如果權利人不提交“選擇退出”聲明會怎樣？
在過渡期內，任何第三方都可以自由選擇訴訟法院，即選擇向UPC或國家法院針對權利人的傳統(tǒng)歐洲專利提起無效訴訟或確認不侵權之訴。當第三方選擇了UPC進行訴訟時，權利人的傳統(tǒng)歐洲專利會因UPC發(fā)布的無效判決而在全體締約國中失效（與之相反，當在各個國家法院進行訴訟時各國法院的判決是互不影響的）。這種風險只能通過向歐洲專利局提交“選擇退出”聲明來避免。
（六）對于已經授權的傳統(tǒng)歐洲專利，權利人應該考慮什么？
權利人應該盡早評估和考慮是否退出UPC管轄。在UPCA生效前大約三個月開始會有一個所謂的“日出期（sunrise period）”。在此期間，傳統(tǒng)歐洲專利的權利人（以及歐洲專利申請的申請人）可以提交“選擇退出”聲明。
（七）提交“選擇退出”聲明會有什么壞處？
沒有什么壞處。
如果權利人提交了“選擇退出”聲明，一方面排除了僅通過UPC的單個無效訴訟而失去所有締約國的傳統(tǒng)歐洲專利的風險；另一方面，如果權利人打算通過提起侵權訴訟來對抗侵權人，權利人仍然可以選擇：1)僅在某國家法院單獨提起訴訟，或者2)選擇在UPC提起訴訟。
如果權利人決定選擇1），則在向相應法院提起訴訟之前，無需執(zhí)行任何操作。
如果權利人決定選擇2），則必須在向UPC提起訴訟之前撤回“選擇退出”聲明（提交“選擇加入（opt in）”聲明）。與“選擇退出”聲明類似，“選擇加入”聲明只能在沒有第三方針對您的傳統(tǒng)歐洲專利向國家法院提起訴訟的情況下提交。此外，一旦提交了“選擇加入”聲明，就無法再提交任何進一步的“選擇退出”聲明。
（八）歐洲統(tǒng)一專利的利弊是什么？
有利也有弊。
歐洲統(tǒng)一專利的“優(yōu)點”是可以獲得更大的區(qū)域保護，即覆蓋所有締約國的整個領土。例如，這允許通過單個法院訴訟而對所有締約國執(zhí)行禁令救濟和損害索賠。另一方面，專利相關的行政性工作大大減少。例如，只需向EPO支付年金，并且在所有權發(fā)生變更的情況下，只需向EPO提出變更請求。
歐洲統(tǒng)一專利的最大“弊端”是一次無效訴訟可能會立即在所有締約國失去專利。歐洲統(tǒng)一專利肯定受UPC的管轄并且權利人不可能提交“選擇退出”聲明，這也是一個“弊端”。
（九）歐洲統(tǒng)一專利的費用
取決于權利人之前的生效實踐，新的歐洲統(tǒng)一專利的成本與的舊傳統(tǒng)歐洲專利相比可能更高也可能更低。
?。?）關于翻譯費用：在過渡期內，歐洲統(tǒng)一專利需要將整個申請（權利要求、說明書和附圖）翻譯成至少一種與EPO審查過程中所用語言不同的語言。如果專利以英文授權，申請人可以自由選擇翻譯語言，只要該語言是歐盟成員國的官方語言即可。如果專利是用德語或法語授權的，則必須將專利翻譯成英語。
如果權利人僅在倫敦協(xié)議的成員國，或在官方語言是歐洲專利審查過程中所用語言的國家，或在僅需對權利要求進行的翻譯的國家中生效其歐洲專利，則歐洲統(tǒng)一專利將導致更高的翻譯成本。
如果權利人在需要翻譯整個專利文件的締約國之一生效其專利，例如奧地利或意大利，則翻譯成本對于權利人的決定沒有什么大的影響。
如果權利人在多個需要翻譯整個專利文件的締約國生效其專利，則歐洲統(tǒng)一專利會降低翻譯成本。
從長遠來看，EPO計劃借助于機器翻譯將專利文件自動翻譯成歐盟各種語言版本，因此專利權人未來取得歐洲統(tǒng)一專利時，無需提供文件翻譯。過渡期將持續(xù)到機器翻譯質量足以滿足上述用途為止，最長持續(xù)12年。
?。?）關于統(tǒng)一歐洲專利的年金：為歐洲統(tǒng)一專利支付某一特定年度的年金大約相當于大多數歐洲專利申請都會選擇的四個國家（即德國、法國、英國和荷蘭）的相應年金金額的總和。
如果權利人僅在不到四個國家生效其歐洲專利，歐洲統(tǒng)一專利將比傳統(tǒng)歐洲專利更昂貴。如果權利人需要在多個國家生效其專利，歐洲統(tǒng)一專利將比傳統(tǒng)歐洲專利便宜。
五、結語
UPCA的正式生效是令人鼓舞和令人期待的，毫無疑問對于擁有穩(wěn)定性更好的專利池的權利人而言，UPC系統(tǒng)可以極大地提高其專利在歐盟締約國內實施的效力，特別是UPC頒布的禁令將是權利人非常有力的武器。
另一方面，由于UPC對歐洲專利的無效決定也將在所有UPC締約國內生效，權利人需要考慮其專利的穩(wěn)定性和各個國家市場的重要性，因此風險和收益必須進行仔細評估。由于提交“選擇退出”聲明后，權利人將擁有隨時“選擇加入”UPC或者單獨在各個國家法院進行訴訟的自由選擇權，所以如果權利人難以評估風險和收益，建議穩(wěn)妥的做法是盡早地先提交“選擇退出”聲明。