文/北京集佳知識產權代理有限公司 王靜宇
美國上訴程序有多復雜？那就是復雜到，你可能看過很多文章和介紹仍然沒有弄懂到底該不該在專利審查過程中提出上訴。
首先，美國上訴程序是有啟動條件的。根據美國專利法實施細則第41.31）款所述，在任何權利要求被駁回兩次以上或者收到最終駁回意見（final-OA）的情況下，申請人可以提出上訴請求。除此之外，對于已授權專利，申請人也可以在復審程序（Reexamination）和再頒專利中提出上訴。
其次，美國上訴程序是由專門的委員會受理和審查的。該專門的委員會是美國專利商標局（USPTO）的專利審查與上訴委員會（簡稱PTAB），類似中國國家知識產權局專利復審和無效審理部（原名為專利復審委員會）。一旦申請人通知USPTO其有意愿提出上訴（filing a notice of appeal，也稱訴愿或上訴通知），PTAB將組建一個上訴委員會（Board），該Board是由至少三位有技術背景、律師背景以及由商務部長任命過的經驗豐富的行政專利法官組成。同時，也會組建一個審查小組由原審查員、一個主管審查員和一個本領域內審查員組成的，原審查員在上訴中會參考主管審查員和另一審查員的意見對申請人的請求進行審查。
再次，美國上訴程序是可以提交修改和爭辯的。但是，申請人可以提交的修改非常有限，且隨著上訴程序的推進而越來越難提出修改。
在提及訴愿時或之前，根據美國專利法實施細則第1.116款，申請人可以提交下列修改：a）刪除權項；b）解決之前OA中明確提出的形式問題；c）以更好地形式提交被駁回權項，以便審查小組考慮；d）當能以充分且清楚的理由證明修改的必要性，且該修改為什么未在之前審查中提出的話，那么申請人可以修改說明書或權利要求書；此時，申請人也可以提交宣誓書（affidavit）或者其他證據，若由充分且清楚的理由陳述起必要性，且能證明這些證據為什么沒有在之前的審查中提出的話，審查員可能會接受。
在提交訴愿后，且在提交上訴書之前，申請人仍有可能根據美國專利法實施細則第1.116款提交相應修改；申請人也可以提交宣誓書（affidavit）或者其他證據，但是除了要求有充分且清楚的理由陳述這些證據的必要性以及為什么沒有在之前的審查中提交以后，這些證據還必須能克服所有的駁回理由，審查員才可能接受。
提交上訴書以后，審查員只能根據專利法實施細則第41.33（b）款接受下列修改：a）刪除權項，且該刪除不會影響其他在審權利要求的范圍；b）將從權改寫成獨立權項。此時，申請人將不能提交宣誓書（affidavit）或者其他證據。
從次，美國上訴程序有一套獨特的流程。包括以下幾步：
第一步，收到Final OA后，在規(guī)定期限內提出訴愿并根據細則第41.20(b)(1)款繳納官費；繳納延期費，該期限可以延期。
第二步（可選），申請人可以考慮在提交上訴書前，提出訴前請求（Pre-appeal），無額外官費；訴前請求可以與訴愿一起提出，包括一份不超過5頁的理由書。PTAB收到訴前請求后，會由原審查員組成的審查小組召開訴前請求會議，來審理理由書中爭辯理由是否可以清楚地對FinalOA中的駁回理由進行爭辯以及是否需要將該上訴移交至上訴委員會處理，并下發(fā)訴前決定。訴前決定是不能答復的。若訴前決定是維持駁回決定，申請人則需要繼續(xù)上訴程序；若訴前決定授權，后續(xù)將會下發(fā)授權通知；另外，訴前決定也可能會重啟審查程序，那么申請人將會收到新的官方審查意見（OA）。
第三步，在規(guī)定期限內提交上訴書，無額外官費；繳納延期費，該期限可以延期；上訴書不能提交新證據或提出實質性修改。
第四步，收到上訴書后，由原審查員組成的審查小組會對上訴書進行審查并討論是否移交至上訴委員會處理，類似中國的前置審查程序。原審查員下發(fā)審查意見并通知繳納轉達費，審查意見通常包括審查員對于上訴書中所有爭辯的答復意見以及該審查員是否維持或者修改原駁回意見，也有可能提出新的駁回理由。申請人可以選擇在規(guī)定期限內提交答辯狀，無額外官費，該期限不能延期；此時的答辯狀不僅不能提出新的證據和修改，也不能提出新的爭辯理由（除非是針對審查員的答復或者審查員有新的駁回理由）。此次答辯是申請人上訴程序審查過程中唯一一次提交書面答辯的機會。
第五步，申請人根據細則第41.20(b)(4)款繳納轉達費，上訴案將轉至上訴委員會（Board）審理。上訴委員會（Board）會對所有的審查意見、上訴書、審查員意見、爭辯進行審理。此時，申請人可以選擇請求口審（根據第41.20(b)(3)款繳納官費）；若申請人提出口審，PTAB會下發(fā)相關通知，告知口審舉行的日期和形式。
第六步（可選），舉行口審（若申請人提出請求） ；口審將由上訴委員會（Board）審理，原審查員可能到場。
第七步，上訴委員會（Board）經過審理后，下發(fā)書面決定。上訴委員會（Board）不授權發(fā)證，僅復核原審查員的審查意見及駁回決定。若上訴委員會（Board）的法官認為原審查員在駁回申請過程中沒有錯誤，將維持原駁回決定；若上訴委員會（Board）的法官認為原駁回理由被全部或部分克服或者沒有克服，那么將決定維持所有、部分原決定或者顛覆原決定。若上訴決定是維持所有或者部分維持原決定，那么申請人還可以繼續(xù)采取措施；若上訴決定是顛覆原決定，那么將由原審查員繼續(xù)處理該專利申請案。上訴決定是不能答復的。
第七步（可選），根據2020年7月2日USTPO公布上訴快速通道計劃，上訴申請人根據細則第41.20(a)款繳納費用以及在符合條件的情況下，可以請求上訴委員會（Board）加速審理。PTAB每季度可以接收125件快速通道計劃請求，該計劃目前計劃運營至2022年7月2日。
第八步（可選），申請人可以選擇請求再審（rehearing）或者繼續(xù)上訴至法院。
第九步（可選），舉行再審口審（rehearing）或上訴。
另外，在上訴程序中，專利申請是一直處于“pending”狀態(tài)的，在該狀態(tài)下，申請人都可以提出RCE、提出繼續(xù)申請案或者放棄申請。即使上訴決定已經下發(fā)，申請人也可以在規(guī)定期限內提RCE和繼續(xù)申請案。
最后，美國上訴程序是有額外費用發(fā)生的。
總而言之，在原審查員的觀點難以撬動的情況下，提交RCE也不能獲得很好的結果，那么美國的上訴程序將是一個很好的選擇。不過也要注意，與RCE程序相比，美國上訴程序中對專利申請的修改限制較大，上訴委員會僅是對審查員的觀點進行復核。若不能在Pre-appeal這一步驟中解決問題，那么上訴程序的成本也可能是巨大的。