文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊
隨著經(jīng)濟(jì)和全球化的發(fā)展，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始重視海外專(zhuān)利布局。在當(dāng)前全球市場(chǎng)中，美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日本和韓國(guó)代表著五大主要專(zhuān)利體系。另外，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身需求的不同，東南亞、巴西、印度等國(guó)家和地區(qū)的專(zhuān)利布局也越來(lái)越受到重視。
雖然不同國(guó)家的專(zhuān)利法的本質(zhì)上是相通的，但由于歷史原因和發(fā)展水平的區(qū)別，不同國(guó)家專(zhuān)利制度之間有著重要的差別。因此，如何針對(duì)不同國(guó)家的專(zhuān)利制度進(jìn)行決策，是各個(gè)企業(yè)的重要任務(wù)之一。
一般來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)中國(guó)的專(zhuān)利制度比較熟悉，在進(jìn)行各種決策時(shí)會(huì)進(jìn)行更充分的考慮和分析。由于美國(guó)專(zhuān)利制度與中國(guó)專(zhuān)利制度的差別較大，申請(qǐng)人在進(jìn)行美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)，可能會(huì)存在更多的不確定性，或者未能充分利用某些制度上的規(guī)定，從而影響最終的決策。
下面，筆者將基于中美專(zhuān)利制度上的區(qū)別，對(duì)美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)中的申請(qǐng)策略進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
一、申請(qǐng)途徑的選擇
1.巴黎公約途徑or PCT途徑？
巴黎公約，即《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），其保護(hù)范圍是工業(yè)產(chǎn)權(quán)，包括發(fā)明專(zhuān)利權(quán)、實(shí)用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)權(quán)、服務(wù)標(biāo)記、廠商名稱(chēng)、貨物標(biāo)記或原產(chǎn)地名稱(chēng)以及制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等，基本目的是保證一成員國(guó)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)在所有其他成員國(guó)都得到保護(hù)。
基于巴黎公約途徑進(jìn)行申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人依據(jù)外國(guó)專(zhuān)利法，按照《巴黎公約》作出的專(zhuān)門(mén)規(guī)定，在首次提出本國(guó)國(guó)家專(zhuān)利申請(qǐng)后12個(gè)月（發(fā)明和實(shí)用新型）或者6個(gè)月（外觀設(shè)計(jì)）內(nèi)向外國(guó)專(zhuān)利主管機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，并要求享有優(yōu)先權(quán)。也就是說(shuō)，巴黎公約途徑是申請(qǐng)人直接在希望獲得保護(hù)的所有巴黎公約締約國(guó)分別提交專(zhuān)利申請(qǐng)的一種途徑。
PCT，即《專(zhuān)利合作條約》（Patent Cooperation Treaty），PCT締約國(guó)的申請(qǐng)人提交一份“國(guó)際”申請(qǐng)，就可在全部成員國(guó)發(fā)生效力，從而達(dá)到簡(jiǎn)化程序的目的。PCT體系是專(zhuān)利申請(qǐng)?bào)w系，不是專(zhuān)利授權(quán)體系，因此并不存在PCT專(zhuān)利。只有發(fā)明、實(shí)用新型和其他類(lèi)似的權(quán)利保護(hù)可以通過(guò)PCT申請(qǐng)專(zhuān)利，外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)不能通過(guò)PCT途徑獲得保護(hù)。
1.1對(duì)于美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)，一般包括包括以下三種申請(qǐng)途徑：
a.直接向美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利；
b.通過(guò)巴黎公約向美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利；
c.通過(guò)PCT專(zhuān)利合作條約向美國(guó)申請(qǐng)專(zhuān)利。
對(duì)于中國(guó)申請(qǐng)人，往往會(huì)選擇先遞交中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)，然后再考慮進(jìn)入美國(guó)。因此，巴黎公約途徑和PCT途徑是申請(qǐng)人較為常用的申請(qǐng)途徑。
1.2 巴黎公約途徑和PCT途徑的主要區(qū)別：
1）保護(hù)類(lèi)型
巴黎公約途徑適用于發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)類(lèi)型的專(zhuān)利申請(qǐng)（對(duì)于外觀設(shè)計(jì)，還可以選擇海牙體系），而PCT途徑只適用于發(fā)明專(zhuān)利和實(shí)用新型專(zhuān)利，不適用于外觀設(shè)計(jì)。
2）申請(qǐng)效力
巴黎公約效力范圍較窄，需要向各個(gè)國(guó)家分別申請(qǐng)，且申請(qǐng)材料需用指定語(yǔ)言，并只在提出申請(qǐng)的單一或者少數(shù)幾個(gè)國(guó)家有效。
PCT效力范圍較寬，只需提交一份國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)，就可以向多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)專(zhuān)利，不必向每一個(gè)國(guó)家分別提交專(zhuān)利申請(qǐng)，申請(qǐng)材料只需一種語(yǔ)言。
3）申請(qǐng)時(shí)間
巴黎公約途徑需要在首次提出本國(guó)國(guó)家專(zhuān)利申請(qǐng)后12個(gè)月（發(fā)明和實(shí)用新型）或者6個(gè)月（外觀設(shè)計(jì)）內(nèi)向外國(guó)專(zhuān)利主管機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，并要求享有優(yōu)先權(quán)。
PCT途徑的國(guó)際申請(qǐng)分為兩個(gè)階段：國(guó)際階段和國(guó)家階段。PCT體系下，在本地申請(qǐng)?zhí)岢龊?2個(gè)月內(nèi)提交國(guó)際申請(qǐng)，在完成國(guó)際階段程序后，在30個(gè)月內(nèi)進(jìn)入國(guó)家階段【1】。
4）審查方式及時(shí)間
巴黎公約途徑是直接進(jìn)入國(guó)家階段然后進(jìn)行正常程序，審查時(shí)間相對(duì)較短。PCT途徑需要先進(jìn)行國(guó)際申請(qǐng)，受理局提供國(guó)際檢索報(bào)告和書(shū)面意見(jiàn)參考，評(píng)估后決定是否進(jìn)入國(guó)家階段，審查時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。
5）申請(qǐng)費(fèi)用
巴黎公約途徑申請(qǐng)外國(guó)專(zhuān)利時(shí)，要向所有要求獲得專(zhuān)利保護(hù)國(guó)家的專(zhuān)利局繳納專(zhuān)利申請(qǐng)費(fèi)用，導(dǎo)致繳費(fèi)手續(xù)繁瑣，并且申請(qǐng)進(jìn)入的國(guó)家數(shù)目較多時(shí)，申請(qǐng)人短時(shí)間內(nèi)支付的費(fèi)用也會(huì)隨之增加。
PCT途徑中，申請(qǐng)人只需向受理局繳納國(guó)際階段費(fèi)用，國(guó)家階段再分別繳納，簡(jiǎn)化了繳費(fèi)手續(xù)，對(duì)于專(zhuān)利申請(qǐng)國(guó)的數(shù)目較多、申請(qǐng)人選擇PCT途徑會(huì)比較適合一些。
1.3 選擇巴黎公約途徑or PCT途徑的考慮因素：
1）從產(chǎn)品方面考慮
對(duì)于目標(biāo)國(guó)家非常明確的情況，可以在遞交中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)申請(qǐng)保密審查，保密審查通過(guò)后，即可向目標(biāo)國(guó)家遞交專(zhuān)利申請(qǐng)，即選擇巴黎公約途徑。這樣，可以減少PCT國(guó)際階段的流程，節(jié)約PCT國(guó)際階段的費(fèi)用，能夠加速授權(quán)。
產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)不明確，或者產(chǎn)品/技術(shù)的重要性很高，需要更長(zhǎng)時(shí)間考慮海外布局計(jì)劃的情況，更適用于PCT途徑。PCT途徑最大的優(yōu)勢(shì)就是給申請(qǐng)人更長(zhǎng)的期限，以便申請(qǐng)人可以更充分地考慮市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，進(jìn)行目標(biāo)國(guó)家的專(zhuān)利布局。PCT途徑中還可以借助ISR/IPRP來(lái)判斷申請(qǐng)的可專(zhuān)利性，靈活調(diào)整后期策略。
2）從費(fèi)用方面考慮
短期來(lái)看：如果選擇巴黎公約途徑，那么需要在12個(gè)月內(nèi)要支付所有費(fèi)用，對(duì)于資金壓力較大的企業(yè)有一定困難。選擇PCT途徑，可以將費(fèi)用周期拉長(zhǎng)至30個(gè)月，一方面有更長(zhǎng)時(shí)間籌備，另一方面，可以結(jié)合市場(chǎng)變化更精準(zhǔn)決策，避免不必要的開(kāi)支。
長(zhǎng)期來(lái)看：如果目標(biāo)國(guó)家數(shù)量相對(duì)較少，更適用于巴黎公約途徑。如果目標(biāo)國(guó)家的數(shù)量相對(duì)較多，PCT途徑能夠節(jié)省總的費(fèi)用。
3）從時(shí)間方面考慮
考慮到隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)層面、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手層面的變化是隨時(shí)可能發(fā)生的，因此，對(duì)于企業(yè)的核心產(chǎn)品或技術(shù)，一般建議申請(qǐng)人先申請(qǐng)一件PCT申請(qǐng)，來(lái)為后期決策預(yù)留更多的空間。這樣，對(duì)于核心的技術(shù)，通過(guò)PCT申請(qǐng)獲得更長(zhǎng)的落地周期，能夠增強(qiáng)應(yīng)對(duì)變化的能力，不至于很快喪失了對(duì)核心技術(shù)海外保護(hù)的主動(dòng)權(quán)。
例如，一些申請(qǐng)人在指定專(zhuān)利策略中，對(duì)于某些具有重要商業(yè)價(jià)值而又不急于實(shí)施的專(zhuān)利，可能會(huì)選擇延長(zhǎng)某些其申請(qǐng)的授權(quán)周期，目的就是能夠迷惑競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使其無(wú)法及時(shí)獲知最終的專(zhuān)利保護(hù)范圍，不敢貿(mào)然研發(fā)同類(lèi)產(chǎn)品的目的，從而獲得寶貴的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間，在市場(chǎng)上贏得更大的主動(dòng)權(quán)。對(duì)于這種情況，更適用于PCT途徑。通過(guò)PCT途徑30個(gè)月屆滿后再進(jìn)入國(guó)家階段，是有效延長(zhǎng)審查周期的辦法。
2.371途徑or Bypass途徑？
依據(jù)《專(zhuān)利合作條約》，以PCT申請(qǐng)為基礎(chǔ)，目前有兩種方式可申請(qǐng)美國(guó)專(zhuān)利：a.371途徑（371 Route）；b.旁路途徑（Bypass）。371途徑與Bypass途徑申請(qǐng)時(shí)限均為最早優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月內(nèi)，且申請(qǐng)日期均為PCT申請(qǐng)日期。
2.1 371途徑介紹
通過(guò)PCT方式進(jìn)入美國(guó)國(guó)家階段，法律依據(jù)是美國(guó)專(zhuān)利法35 U.S.C.§371，因此，該途徑簡(jiǎn)稱(chēng)為371途徑。
一般情況下，一申請(qǐng)人會(huì)選擇國(guó)家化程序途徑（371 Route）下遞交美國(guó)申請(qǐng)。在通過(guò)國(guó)家化程序時(shí)，會(huì)給予進(jìn)入國(guó)家階段的PCT申請(qǐng)一個(gè)美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)?。PCT申請(qǐng)與國(guó)家化程序后的申請(qǐng)?jiān)诜缮蠈⒈灰暈橥患暾?qǐng)，其申請(qǐng)日為PCT的申請(qǐng)日。
371途徑具有以下優(yōu)勢(shì)：
1）371途徑申請(qǐng)的官費(fèi)會(huì)比Bypass便宜一些。對(duì)于一般的申請(qǐng)（權(quán)利要求總數(shù)不超過(guò)20項(xiàng)、獨(dú)立權(quán)利要求不超過(guò)3項(xiàng)、沒(méi)有多重從屬權(quán)利要求），Bypass Continuation的費(fèi)用為1720美金，371 Route如果在遞交時(shí)有PCT的檢索報(bào)告，費(fèi)用為1580美金【2】。
2）371途徑對(duì)發(fā)明單一性的限制要求沒(méi)有Bypass途徑嚴(yán)格，因此被要求分案的概率比Bypass小。從實(shí)際審查過(guò)程來(lái)說(shuō)，美國(guó)的分案原則比PCT的發(fā)明單一性原則要嚴(yán)格的多。也就是說(shuō)，有些PCT申請(qǐng)，如果用371 Route，在美國(guó)就無(wú)需分案，但如果用Bypass Route，在美國(guó)必須分案。即371 Route可以更好的防止分案。
2.2 Bypass途徑介紹
通過(guò)提出繼續(xù)申請(qǐng)（Continuation）的旁路途徑（Bypass），將PCT申請(qǐng)以續(xù)案的方式轉(zhuǎn)化為美國(guó)本土申請(qǐng)。申請(qǐng)人以PCT申請(qǐng)為母案，依據(jù)美國(guó)專(zhuān)利法35 U.S.C. § 111，向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局（USPTO）提出一件美國(guó)繼續(xù)申請(qǐng)（CA）或部分繼續(xù)申請(qǐng)（CIP），該CA/CIA等價(jià)于一個(gè)全新的美國(guó)申請(qǐng)，該途徑稱(chēng)為“Bypass Continuation Route”，簡(jiǎn)稱(chēng)為Bypass途徑。
Bypass途徑具有以下優(yōu)勢(shì)：
1）Bypass申請(qǐng)收到受理通知書(shū)的時(shí)間較短，一定程度上能更快得到授權(quán)。作為參考，Bypass途徑一般10天左右，371途徑一般6個(gè)月左右。
2）Bypass申請(qǐng)可選用的加快專(zhuān)利審理速度的方式更多。例如，Bypass途徑適用三種加快方式：PPH、Track one、AE，而371途徑只能選擇PPH。
3）Bypass申請(qǐng)可以對(duì)原PCT申請(qǐng)修改，而且這個(gè)修改可以加入新的內(nèi)容，但新的內(nèi)容無(wú)法享受PCT的申請(qǐng)日，所以Bypass途徑不管是對(duì)權(quán)利要求還是說(shuō)明書(shū)修改，都可以加入新的內(nèi)容。雖然371途徑也能修改申請(qǐng)文件，但是修改必須忠實(shí)于原PCT申請(qǐng)，不能加入新的內(nèi)容。
2.3 選擇371途徑or Bypass途徑的考慮因素：
1）申請(qǐng)目的
對(duì)于以授權(quán)為目的的專(zhuān)利申請(qǐng)，如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險(xiǎn)比較小，可以考慮371途徑。這樣，不僅官費(fèi)低，而且無(wú)需支付對(duì)PCT修改的成本，申請(qǐng)人可以以最小的成本獲得授權(quán)。如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險(xiǎn)比較大，需要在原PCT的基礎(chǔ)上增加內(nèi)容以強(qiáng)化新創(chuàng)性，避免在答復(fù)的時(shí)候被駁回，申請(qǐng)人需要通過(guò)Bypass途徑來(lái)增加該部分內(nèi)容。
對(duì)于以保護(hù)為目的的專(zhuān)利申請(qǐng)，不僅對(duì)權(quán)要質(zhì)量要求高，說(shuō)明書(shū)質(zhì)量也同樣重要。權(quán)利要求決定了保護(hù)的范圍，說(shuō)明書(shū)決定了對(duì)權(quán)利要求的支撐度。如果說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)不嚴(yán)謹(jǐn)、支撐度不夠，也直接會(huì)影響權(quán)利要求的授權(quán)甚至授權(quán)后的穩(wěn)定性。因此，對(duì)于以保護(hù)為目的的專(zhuān)利申請(qǐng)，若PCT申請(qǐng)的說(shuō)明書(shū)質(zhì)量不高，可以通過(guò)Bypass途徑進(jìn)行修改，在說(shuō)明書(shū)中加入新的內(nèi)容充分對(duì)權(quán)要進(jìn)行支撐。另外，以保護(hù)為目的的專(zhuān)利申請(qǐng)面還需要提前考慮未來(lái)行業(yè)或競(jìng)對(duì)的技術(shù)發(fā)展，在說(shuō)明書(shū)中對(duì)技術(shù)內(nèi)容充分?jǐn)U展，以便未來(lái)?yè)屨紩r(shí)間先機(jī)，因此，采取Bypass途徑是更優(yōu)選擇。
2）授權(quán)速度
采用371途徑進(jìn)入美國(guó)的申請(qǐng)不會(huì)被美國(guó)專(zhuān)利局立即處理，而采用Bypass途徑申請(qǐng)的專(zhuān)利會(huì)被美國(guó)專(zhuān)利局視為直接受理的新申請(qǐng)，按照新申請(qǐng)的流程受理和審查。相比較而言，Bypass途徑受理周期比較短。另外，Bypass途徑的加速審查速度的手段也更豐富，比如，Bypass可以通過(guò)Track One加快審查速度以更快拿到授權(quán)。
在實(shí)踐中，很多申請(qǐng)人在提交PCT申請(qǐng)獲得國(guó)際檢索意見(jiàn)后，可能立刻決定進(jìn)入美國(guó)申請(qǐng)，此時(shí)距PCT進(jìn)入國(guó)家階段的30個(gè)月期限可能還有很長(zhǎng)的時(shí)間。如果選擇以371途徑進(jìn)入美國(guó)，即使已經(jīng)以完備手續(xù)進(jìn)入了美國(guó)國(guó)家階段，美國(guó)專(zhuān)利局仍然會(huì)擱置該申請(qǐng)直到30個(gè)月期限屆滿再處理，延后了專(zhuān)利可能授權(quán)的時(shí)間。與此相對(duì)，如果采用Bypass途徑進(jìn)入美國(guó)，會(huì)按照新申請(qǐng)的流程受理和審查，而不會(huì)等待至30個(gè)月期限屆滿再處理。
3）持續(xù)申請(qǐng)價(jià)值
考慮到專(zhuān)利申請(qǐng)的周期一般較長(zhǎng)，而市場(chǎng)變化往往是瞬息萬(wàn)變的，因此需要結(jié)合市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展情況來(lái)考慮后期提交持續(xù)申請(qǐng)。對(duì)于應(yīng)用價(jià)值或者訴訟價(jià)值大的專(zhuān)利申請(qǐng)，說(shuō)明書(shū)的質(zhì)量要求也會(huì)很高。對(duì)于說(shuō)明書(shū)的質(zhì)量要求，不僅僅在于表述、結(jié)構(gòu)等一些基本要素，更關(guān)鍵的是技術(shù)內(nèi)容實(shí)質(zhì)是否足夠，是否有面向未來(lái)、面向市場(chǎng)、面向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)質(zhì)性擴(kuò)展內(nèi)容。對(duì)于此類(lèi)專(zhuān)利申請(qǐng)，建議通過(guò)Bypass途徑，對(duì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行充分的實(shí)質(zhì)性擴(kuò)展。
4）技術(shù)/產(chǎn)品迭代更新
對(duì)于一些領(lǐng)域，技術(shù)或產(chǎn)品存在較快的迭代更新。這種迭代更新往往與最初的技術(shù)具有較強(qiáng)的相關(guān)性，一般建議將通過(guò)Bypass的方式將迭代或更新的內(nèi)容補(bǔ)充到申請(qǐng)中，以形成更優(yōu)的技術(shù)或產(chǎn)品布局，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利的多角度層次化保護(hù)。
二、充分利用續(xù)案制度【3】
根據(jù)美國(guó)的專(zhuān)利制度，在遞交一件美國(guó)申請(qǐng)之后，可以以此申請(qǐng)作為母案，遞交持續(xù)申請(qǐng)（Continuing application）。持續(xù)申請(qǐng)是一個(gè)總稱(chēng)，具體指下述三種類(lèi)型的申請(qǐng)：分案申請(qǐng)（divisional application，DA）、繼續(xù)申請(qǐng)（continuation application，CA）、部分繼續(xù)申請(qǐng)（continuation-in-part application，CIA）。
在中國(guó)專(zhuān)利制度中，并沒(méi)有嚴(yán)格意義上的續(xù)案制度，與之相似的分案制度在操作上也與美國(guó)的續(xù)案制度不同，這也是美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)與中國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的一個(gè)重要區(qū)別。
對(duì)于美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)，遞交持續(xù)申請(qǐng)需要滿足以下條件：
a.及時(shí)正確地要求母案申請(qǐng)的美國(guó)優(yōu)先權(quán)。要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)在以下兩個(gè)時(shí)限中更晚的一個(gè)時(shí)限內(nèi)提交：該持續(xù)申請(qǐng)的實(shí)際申請(qǐng)日起算的4個(gè)月內(nèi)，或者，母案申請(qǐng)的申請(qǐng)日起算的16個(gè)月內(nèi)。
b.與母案申請(qǐng)共同未決。持續(xù)申請(qǐng)必須在其母案被放棄或者被授權(quán)之前提交。
c.與母案申請(qǐng)至少有一個(gè)共同發(fā)明人。
如果喪失了本國(guó)優(yōu)先權(quán)，那么母案申請(qǐng)的公開(kāi)文本很可能會(huì)被作為AIA之前的《美國(guó)專(zhuān)利法》第102條（b）款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)來(lái)對(duì)付持續(xù)申請(qǐng)。
1.分案申請(qǐng)DA
一般情況下，僅當(dāng)母案申請(qǐng)中發(fā)出限制性要求（RR）的情況下才可以提交分案申請(qǐng)，可以理解為“被動(dòng)分案”。如果不存在這種限制性要求，則需要以繼續(xù)申請(qǐng)而不是分案申請(qǐng)的方式提出持續(xù)申請(qǐng)。如果母案誰(shuí)請(qǐng)中的限制性要求被撤回，那么任何已經(jīng)提交的分案申請(qǐng)將會(huì)喪失其分案狀態(tài)且應(yīng)該被變更為繼續(xù)申請(qǐng)。
與“被動(dòng)分案”相對(duì)應(yīng)的，即使審查員沒(méi)有在母案中發(fā)出限制性要求，申請(qǐng)人理論上來(lái)說(shuō)也可以基于在先申請(qǐng)?zhí)岢龇职干暾?qǐng)，這就是“主動(dòng)分案”。遞交主動(dòng)分案，雖然從流程上來(lái)說(shuō)只是在ADS中的一個(gè)選項(xiàng)處選擇“分案”，但意味著申請(qǐng)人認(rèn)為（或承認(rèn)）分案所針對(duì)發(fā)明和母案是不同的。但是，這只是申請(qǐng)人自己的界定，后續(xù)申請(qǐng)的審查員可以質(zhì)疑申請(qǐng)人的選擇。如果審查意見(jiàn)中存在這樣的質(zhì)疑，申請(qǐng)人可以抗辯，也可以順應(yīng)審查員的要求，把“分案申請(qǐng)”變更為“繼續(xù)申請(qǐng)”。也可以理解為，“被動(dòng)分案”時(shí)已經(jīng)被承認(rèn)了分案申請(qǐng)所針對(duì)發(fā)明和母案是不同的。不過(guò)，實(shí)務(wù)中“被動(dòng)分案”比較常見(jiàn)，而“主動(dòng)分案”比較少見(jiàn)。
2.繼續(xù)申請(qǐng)CA
在美國(guó)的專(zhuān)利體系中，繼續(xù)申請(qǐng)通常是指基于已經(jīng)遞交了非臨時(shí)申請(qǐng)（即母案申請(qǐng)）遞交的延續(xù)性申請(qǐng)，但繼續(xù)申請(qǐng)權(quán)要所指向的發(fā)明和母案中的發(fā)明的關(guān)系并不是像分案與母案那樣清晰。一定程度上來(lái)說(shuō)，遞交繼續(xù)申請(qǐng)就意味著申請(qǐng)人不強(qiáng)調(diào)繼續(xù)申請(qǐng)權(quán)要對(duì)應(yīng)的發(fā)明與母案權(quán)要對(duì)應(yīng)的發(fā)明不同，這是繼續(xù)申請(qǐng)與分案申請(qǐng)?jiān)诒举|(zhì)上的最大區(qū)別。與分案申請(qǐng)相同，繼續(xù)申請(qǐng)能夠要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，但不能在申請(qǐng)中加入任何在先申請(qǐng)中沒(méi)有披露的內(nèi)容。
通常繼續(xù)申請(qǐng)會(huì)延續(xù)使用在先申請(qǐng)中的說(shuō)明書(shū)和附圖，但是其權(quán)要和母案是不同的。申請(qǐng)人可以根據(jù)披露的發(fā)明內(nèi)容提出不同的權(quán)利要求保護(hù)范圍。在實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人可以設(shè)計(jì)比母案更寬泛的權(quán)要，以尋求獲得更大的范圍，也可以故意設(shè)計(jì)窄一些的權(quán)要，以加強(qiáng)專(zhuān)利的穩(wěn)定性。最常見(jiàn)的情況是繼續(xù)申請(qǐng)與母案權(quán)要有交集，但又包括新特征，這樣可以使繼續(xù)申請(qǐng)與母案的保護(hù)范圍有交叉，形成更好的保護(hù)。
在審查中，繼續(xù)申請(qǐng)是無(wú)法像分案那樣避免重復(fù)授權(quán)駁回的。但對(duì)于創(chuàng)造性類(lèi)型重復(fù)授權(quán)駁回來(lái)說(shuō)，可以用期末放棄的方式來(lái)解決。
3.部分繼續(xù)申請(qǐng)CIA
在某些方面，部分繼續(xù)申請(qǐng)與繼續(xù)申請(qǐng)類(lèi)似，例如兩者都不強(qiáng)調(diào)其針對(duì)的發(fā)明與母案的發(fā)明不同。與繼續(xù)申請(qǐng)相區(qū)別的是，部分繼續(xù)申請(qǐng)?jiān)试S在其中加入在先申請(qǐng)沒(méi)有披露的新內(nèi)容。因此，部分繼續(xù)申請(qǐng)的好處是可以保護(hù)母案未充分保護(hù)的技術(shù)點(diǎn)。
需要注意的是，部分繼續(xù)申請(qǐng)中加入的新內(nèi)容是不能要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)的。因此包含新內(nèi)容的權(quán)利要求的可專(zhuān)利性評(píng)價(jià)需要以部分繼續(xù)申請(qǐng)的申請(qǐng)日作為可專(zhuān)利性的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，而不能追溯在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日。
在實(shí)踐中，遞交繼續(xù)申請(qǐng)和部分繼續(xù)申請(qǐng)是很多申請(qǐng)人喜歡使用的申請(qǐng)策略，但也應(yīng)注意到這種申請(qǐng)本身包含了巨大的不確定性。申請(qǐng)人往往可以根據(jù)技術(shù)發(fā)展的不同階段，提交繼續(xù)申請(qǐng)，這就使得部分繼續(xù)申請(qǐng)的保護(hù)范圍有更大的可操作空間，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一種巨大的威懾。同時(shí)，由于部分繼續(xù)申請(qǐng)可以加入新內(nèi)容，因此有可能獲得比母案更寬的保護(hù)范圍。
一般情況下，提交部分繼續(xù)申請(qǐng)可以是基于以下考慮：
1）為了消除公開(kāi)文本中缺陷而提交部分繼續(xù)申請(qǐng)。
2）為了加入新的公開(kāi)內(nèi)容來(lái)克服駁回而提交部分繼續(xù)申請(qǐng)。
3）為了公開(kāi)最新進(jìn)展并且對(duì)其進(jìn)行權(quán)利主張二提交部分繼續(xù)申請(qǐng)。
4.分案申請(qǐng)or繼續(xù)申請(qǐng)？
分案申請(qǐng)與繼續(xù)申請(qǐng)比較類(lèi)似，二者之間最主要的區(qū)別在于：分案申請(qǐng)時(shí)，禁止基于母案申請(qǐng)的權(quán)利要求對(duì)分案申請(qǐng)的權(quán)利要求發(fā)出重復(fù)授權(quán)駁回（Double Patenting Rejection）。這是因?yàn)?，重?fù)授權(quán)駁回中，審查員認(rèn)為在先申請(qǐng)權(quán)要所指向的發(fā)明和在后申請(qǐng)權(quán)要指向的發(fā)明相同或高度相似，所以在后申請(qǐng)的權(quán)要不具有創(chuàng)造性。但是，在被動(dòng)分案中，在后申請(qǐng)的發(fā)明早已被確定為與母案發(fā)明不同了，也就是說(shuō)，分案可以避免重復(fù)授權(quán)駁回，這也是分案申請(qǐng)的好處之一。
對(duì)于繼續(xù)申請(qǐng)中發(fā)出的重復(fù)授權(quán)駁回，可以通過(guò)提交期末放棄（Terminal Disclaimer，TD）的方式來(lái)克服。
對(duì)于申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，分案申請(qǐng)與繼續(xù)申請(qǐng)似乎都可以獲得授權(quán)，但二者在專(zhuān)利權(quán)實(shí)施時(shí)卻有顯著的不同。對(duì)于繼續(xù)申請(qǐng)，如果提交了期末放棄并且該繼續(xù)申請(qǐng)被授權(quán)為專(zhuān)利，則僅當(dāng)該專(zhuān)利以及先前母案仍然為共同所有時(shí)，該專(zhuān)利權(quán)才將是可實(shí)施的。這個(gè)要求極大地限制了申請(qǐng)人對(duì)專(zhuān)利進(jìn)行單獨(dú)許可的能力。
因此，相比于當(dāng)持續(xù)申請(qǐng)為受制于期末放棄的繼續(xù)申請(qǐng)的情況，如果申請(qǐng)人能夠保持該持續(xù)申請(qǐng)的分案狀態(tài)，則申請(qǐng)人將會(huì)有更大的自由來(lái)實(shí)施其專(zhuān)利權(quán)。
應(yīng)注意的是，即使申請(qǐng)人基于母案申請(qǐng)中發(fā)出限制性要求而提交分案申請(qǐng)，隨著審查進(jìn)程的推進(jìn)，審查員也可能主動(dòng)撤回該限制性要求，導(dǎo)致已經(jīng)提交的分案申請(qǐng)喪失其分案狀態(tài)而被變更為繼續(xù)申請(qǐng)。
為了避免這樣的情況，申請(qǐng)人可以等到母案申請(qǐng)收到授權(quán)通知后且授權(quán)繳費(fèi)前再提交分案申請(qǐng)。這樣，審查員就不能再撤回限制性要求，隨后提交的分案申請(qǐng)也就不會(huì)喪失其分案狀態(tài)。
三、總結(jié)
本文僅是對(duì)美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)的部分申請(qǐng)策略進(jìn)行了簡(jiǎn)要的分析。實(shí)際上，美國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)由于其特殊性，其在各個(gè)環(huán)節(jié)都需要有充分的考慮和謹(jǐn)慎的決策，才能最大程度的保證申請(qǐng)人和權(quán)利人的利益。這個(gè)過(guò)程中，既需要代理人的豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，又需要申請(qǐng)人清晰的定位和目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃，更需要代理人和申請(qǐng)人之間良好的溝通。
參考文獻(xiàn)
[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/time_limits.html
[2]https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees
[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le