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文/北京市集佳律師事務(wù)所 侯玉靜 張亞洲
未注冊商標(biāo)的維權(quán)路徑有兩種：其一是主張知名商品的特有名稱，尋求《反不正當(dāng)競爭法》保護；其二是主張未注冊馳名商標(biāo)，尋求《商標(biāo)法》保護。兩種路徑各有優(yōu)勢也各有弊端，如何選擇合理的維權(quán)路徑，是未注冊商標(biāo)持有人所要面臨的首要問題。另外，法院是否可以參照《商標(biāo)法》第三十條“類似商品上的近似商標(biāo)”條款、第十三條“馳名商標(biāo)”條款之間的“轉(zhuǎn)換適用”思路，在民事案件中不支持當(dāng)事人主張的未注冊馳名條款，轉(zhuǎn)而主動適用知名商品的特有名稱條款給予保護？
一個對持有人來說具有巨大商業(yè)價值的商標(biāo)，持有人為什么不及時對其進行商標(biāo)注冊，反而不得不尋求《反不正當(dāng)競爭法》的補充性保護，或選擇未注冊馳名商標(biāo)這條比較艱難的路徑？中國大陸的商標(biāo)法律制度，畢竟以商標(biāo)注冊為基礎(chǔ)，通過注冊獲得商標(biāo)專用權(quán)是最基礎(chǔ)、最主要的商標(biāo)保護途徑，而通過使用獲得商標(biāo)權(quán)益，將長期處于從屬、補充的地位，也就是說，在中國大陸并不存在商標(biāo)重使用、輕注冊的現(xiàn)實基礎(chǔ)。
總結(jié)一些商標(biāo)“未注冊”的原因，主要有兩種：第一，商標(biāo)標(biāo)識本身的固有顯著性較弱，難以獲準(zhǔn)注冊（ 如“酸酸乳”“仙靈骨葆”“新華字典”）；第二，外國商標(biāo)權(quán)人僅將其外文商標(biāo)在中國大陸進行注冊，忽視其對應(yīng)中文翻譯的注冊（如“蘇富比”“拉菲”），加之他人搶注現(xiàn)象的存在，外文商標(biāo)對應(yīng)中文翻譯的商標(biāo)注冊本身就是一個漫長且不確定的過程。本文暫且不討論未注冊商標(biāo)的固有顯著性問題，主要關(guān)注在他人已經(jīng)將外文商標(biāo)的對應(yīng)中文翻譯進行了商標(biāo)注冊的情況下，外文商標(biāo)權(quán)人的維權(quán)主張與他人注冊商標(biāo)的權(quán)利沖突問題。
中國現(xiàn)行《商標(biāo)法》只在第十三條第二款，對侵犯未注冊馳名商標(biāo)的標(biāo)識，規(guī)定“不予注冊并禁止使用”；《商標(biāo)法》第六十三條“賠償數(shù)額”確定條款，雖然使用的是“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”這樣的表述，并沒有限定是“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”，但畢竟在該條款所屬的第七章上，冠以的標(biāo)題是“注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護”。因此，侵犯未注冊馳名商標(biāo)，在民事責(zé)任承擔(dān)上是否只涉及停止侵害而不包括賠償損失，就成為了一個有爭議的問題。
筆者將針對上述三個問題，結(jié)合現(xiàn)行法律、司法解釋、已決判例和學(xué)界觀點，進行簡要概述和分析，以期拋磚引玉、求教大方。
未注冊馳名商標(biāo)與《反不正當(dāng)競爭法》的維權(quán)路徑選擇
（一）維權(quán)路徑之利弊分析
從原告的角度來說，對未注冊的商標(biāo)標(biāo)識主張以《反不正當(dāng)競爭法》第六條第（一）項“有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”條款（ 原《反不正當(dāng)競爭法》第五條第（二）項“知名商品的特有名稱、包裝、裝潢”條款，鑒于修法前后的條文表述雖有變化，但保護的實質(zhì)條件和方式并未改變，本文一概以“知名商品的特有名稱”指代）保護，相對于《商標(biāo)法》第十三條第二款的“未注冊馳名商標(biāo)”，顯然門檻更低，更容易獲得法院支持。但是在保護效果上，未注冊馳名商標(biāo)顯然更強，因為未注冊馳名商標(biāo)相當(dāng)于在某種商品或服務(wù)上創(chuàng)設(shè)了一個商標(biāo)專用權(quán)，商標(biāo)權(quán)人不僅可以阻止他人在類似商品或服務(wù)上作近似性使用，還可以阻止他人將該未注冊馳名商標(biāo)登記為企業(yè)名稱中的字號。【1】馳名商標(biāo)所受到的特殊保護，除了“跨類保護”之外，未注冊馳名商標(biāo)理應(yīng)一體享有。
從法院的角度來說，馳名商標(biāo)施行“按需認(rèn)定”原則，未注冊馳名商標(biāo)的認(rèn)定尤其應(yīng)該從嚴(yán)審核。既然《反不正當(dāng)競爭法》“知名商品的特有名稱”條款，可以基本解決未注冊馳名商標(biāo)持有者關(guān)于禁止他人在類似商品或服務(wù)上作相同或近似性使用的訴求，那么盡量適用《反不正當(dāng)競爭法》而避免進行馳名認(rèn)定，就顯得非常合理。司法實踐中，在原告既主張知名商品的特有名稱，又主張未注冊馳名商標(biāo)的情況下，法院選擇前者即可達到保護原告合法權(quán)益的目的和效果，也就不存在馳名認(rèn)定的必要性，比如“諸葛釀”一案【2】、“榮華月餅”一案【3】的審理過程均是如此。
但是，在原告僅根據(jù)未注冊馳名商標(biāo)條款起訴時，法院是否可以轉(zhuǎn)換適用知名商品的特有名稱條款，是值得商榷的。法院采取法律條款轉(zhuǎn)換適用的審判思路，對未注冊商標(biāo)持有人來說并非絕對不利，尤其在知名度證據(jù)稍有欠缺、尚不能達到馳名的情況下，維權(quán)主張依然可以依據(jù)知名商品特有名稱得到支持，這對未注冊商標(biāo)持有人來說相當(dāng)于加了一道“保險”；但是，這種審理思路基本上抹殺了未注冊馳名商標(biāo)制度獨立存在的意義。馮曉青教授認(rèn)為：“應(yīng)當(dāng)看到，未注冊馳名商標(biāo)和知名商品的特有名稱、包裝、裝潢確實有一定的重合性，但筆者認(rèn)為，并不能因為這種重合性而否認(rèn)對未注冊馳名商標(biāo)進行獨立保護的意義?！薄?】法院根據(jù)原告的訴訟請求進行審查、判斷，達到未注冊馳名程度的，根據(jù)《商標(biāo)法》予以保護；不能達到未注冊馳名程度的，駁回訴訟請求。如此，將維權(quán)路徑的選擇權(quán)交給原告，舉證不能導(dǎo)致的敗訴風(fēng)險自然也由原告承擔(dān)。
值得特別一提的是，在外文商標(biāo)在中國已注冊、但其對應(yīng)的中文翻譯尚未注冊的情況下，權(quán)利人除了尋求未注冊馳名商標(biāo)、知名商品的特有名稱兩種維權(quán)途徑之外，還可以直接以外文商標(biāo)為權(quán)利基礎(chǔ)，證明中文翻譯與外文商標(biāo)形成了穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，進而主張被訴侵權(quán)標(biāo)識與該外文商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)近似。鑒于該類案件除了在論證商標(biāo)近似方面有特殊性之外，與普通商標(biāo)民事侵權(quán)案件并無不同，筆者在此不再贅述。
（二）權(quán)利基礎(chǔ)之多重性質(zhì)
未注冊商標(biāo)，無論是由于固有顯著性原因，還是由于外文商標(biāo)的中文翻譯申請滯后的原因，都可能在民事案件審理過程中克服障礙、獲準(zhǔn)注冊。那么在后注冊的商標(biāo)，是否就消除了馳名認(rèn)定的必要性？
在“7天連鎖酒店”一案中【5】，原告“7天連鎖酒店”商標(biāo)開始使用的時間較早且取得較高聲譽，但注冊的時間則較晚（2013年2月），被訴行為開始于2012年7月，貫穿原告商標(biāo)核準(zhǔn)前后。一審法院認(rèn)為，在原告注冊商標(biāo)核準(zhǔn)之前，是否獲得法律保護建立在其是否達到馳名的事實狀態(tài)上；但在案證據(jù)不足以證明其商標(biāo)在侵權(quán)行為發(fā)生之時已經(jīng)達到馳名。二審法院沒有從被訴侵權(quán)行為是否成立的角度進行分析，而是從侵權(quán)責(zé)任承擔(dān)的角度，認(rèn)為未注冊馳名商標(biāo)侵權(quán)即便成立，也僅涉及停止侵害；被訴行為雖然貫穿兩個時間段，但仍然屬于同一侵權(quán)行為，不必給予兩次停止侵害的裁判，按照《商標(biāo)法》對注冊商標(biāo)的法律保護，已足以制止被告的持續(xù)侵權(quán)行為，沒有認(rèn)定馳名的必要。暫且不表二審法院關(guān)于未注冊馳名商標(biāo)民事責(zé)任承擔(dān)的觀點，就其對商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊前發(fā)生的侵權(quán)行為不予定性的處理方式來說，筆者認(rèn)為其在邏輯上難以自洽。
對于這個問題，新百倫“N”字圖形知名商品特有裝潢一案【6】，法院的論證說理相對來說更有借鑒意義。該案中，法院認(rèn)為，法律并未禁止同一客體（“N”字母圖形）上形成兩項知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利，在先有知名商品特有裝潢，后又最終獲準(zhǔn)注冊為商標(biāo)的情況下，權(quán)利人享有根據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》《商標(biāo)法》分別獲得保護的權(quán)利，之前知名商品特有裝潢的保護和之后注冊商標(biāo)權(quán)的保護并不矛盾；如果“N”字母圖形因獲準(zhǔn)注冊后吸收在先形成的特有裝潢，則一方面，原告無法針對獲準(zhǔn)商標(biāo)注冊之前尚未發(fā)現(xiàn)的侵權(quán)行為以知名商品特有裝潢權(quán)人的身份尋求救濟，另一方面，針對他人在“N”字母圖形申請日前就已經(jīng)提出的商標(biāo)注冊申請，原告亦無法依據(jù)在先特有裝潢權(quán)為基礎(chǔ)申請對其宣告無效。這既不符合保護在先權(quán)利的相關(guān)立法精神，對權(quán)利人而言也有失公平?！袄铺厍f園”商標(biāo)侵權(quán)一案【7】，也采用了類似的審理思路，認(rèn)為針對同一客體的在后注冊商標(biāo)，并不能否定在先未注冊馳名商標(biāo)認(rèn)定的價值和意義。
未注冊商標(biāo)持有人的維權(quán)主張與他人注冊商標(biāo)的沖突解決
在“拉菲”系列案件中，自2010年以來，權(quán)利人先后多次以知名商品的特有名稱、未注冊馳名商標(biāo)對其“拉菲”商標(biāo)主張保護；案外人2005年4月申請的“拉菲莊園”商標(biāo)，2007年11月獲準(zhǔn)注冊，2016年12月被宣告無效。那么在“拉菲莊園”注冊商標(biāo)存續(xù)的9年期間，“拉菲”的維權(quán)主張是否應(yīng)該受到“拉菲莊園”注冊商標(biāo)的限制？ 從中國的司法實踐來看，答案顯然是否定的。在“84好幫手”一案【8】中，法院認(rèn)為，注冊商標(biāo)專用權(quán)并不能絕對排斥基于同一客體而在先產(chǎn)生的其他知識產(chǎn)權(quán)；如果其他在先的知識產(chǎn)權(quán)不僅在形式上合法產(chǎn)生，在實質(zhì)上亦有法定的根據(jù)，就必須承認(rèn)其存在，依法給予適當(dāng)?shù)谋Ｗo。
有觀點認(rèn)為，根據(jù)最高人民法院就“榮華月餅”一案的復(fù)函，“ 反不正當(dāng)競爭法對于知名商品特有名稱的保護本質(zhì)上是對未注冊商標(biāo)的保護,相對于商標(biāo)法對注冊商標(biāo)的保護而言具有補充性。商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后,在其核定使用的商品范圍內(nèi),與其相同或者近似的標(biāo)志,不能再通過實際使用行為而產(chǎn)生未注冊商標(biāo)權(quán)或者知名商品特有名稱權(quán),否則將損害商標(biāo)注冊制度的基本價值”，在被告或案外人存在注冊商標(biāo)的情況下，原告不能再就相同或類似商品上的相同或近似標(biāo)志主張未注冊商標(biāo)，否則會涉嫌踏入他人注冊商標(biāo)的權(quán)利范圍。然而，這種觀點忽略了最高人民法院復(fù)函中“ 商標(biāo)核準(zhǔn)注冊后”的時間限制，有失偏頗。如果在被告或案外人申請商標(biāo)注冊之前，原告的未注冊商標(biāo)已經(jīng)達到知名商品甚至未注冊馳名商標(biāo)的程度，在后的注冊商標(biāo)不僅不能限制原告維權(quán)，且其本身亦可能被宣告無效。“拉菲”系列案件中，原告之所以取得勝訴，最關(guān)鍵之處就在于其提供了充分的證據(jù)證明，“拉菲”在中國大陸市場達到知名商品、未注冊馳名狀態(tài)的時間可以至少追溯到20世紀(jì)90年代末，遠(yuǎn)早于案外人的“拉菲莊園”商標(biāo)的申請時間。
未注冊馳名商標(biāo)民事案件的侵權(quán)責(zé)任
從法律條文文義本身進行解讀，《商標(biāo)法》第七章雖然冠以標(biāo)題“注冊商標(biāo)專用權(quán)的保護”，但該章第58條也有禁止將未注冊馳名商標(biāo)登記為企業(yè)字號的規(guī)定，且第63條損害賠償條款并沒有限定是“侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額”。況且，關(guān)于損害賠償、消除影響等民事責(zé)任的承擔(dān)方式，是依據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》規(guī)定的。無論如何，我們也不能從《商標(biāo)法》條文得出侵害未注冊馳名商標(biāo)的民事責(zé)任僅限于停止侵害而不包括賠償損失的結(jié)論。
對未注冊馳名商標(biāo)民事案件是否可以支持損害賠償，業(yè)內(nèi)專家存在不同見解。部分學(xué)者認(rèn)為，“注冊”在《商標(biāo)法》上的中心地位，決定了由“使用”而產(chǎn)生的未注冊商標(biāo)權(quán)的保護只能屈居次要地位，侵犯未注冊馳名商標(biāo)的民事責(zé)任限于停止侵害，這是未注冊馳名商標(biāo)“適度保護”的具體表現(xiàn)之一【9】；但在制度完善上，這些學(xué)者建議“未注冊馳名商標(biāo)所有人不僅可以主張商標(biāo)侵權(quán)救濟，也可以主張制止不正當(dāng)競爭的利益，要求獲得賠償”?！?0】
從司法實踐的角度看，在前述認(rèn)定未注冊馳名商標(biāo)的民事案件中，除了“蘇富比”一案僅支持了合理費用、未支持損害賠償之外，其他案件均支持了損害賠償?！靶氯A字典”一案中，法院認(rèn)為：“未注冊馳名商標(biāo)之所以獲得保護，是因為其經(jīng)過長期大量使用而獲得較高知名度。他人在與未注冊馳名商標(biāo)使用商品相同或類似商品上進行使用，屬于搭便車行為，獲得了不當(dāng)利益且損害了未注冊馳名商標(biāo)的利益。因此，針對未注冊馳名商標(biāo)的侵害行為亦應(yīng)承擔(dān)賠償?shù)那謾?quán)責(zé)任。”“仙靈骨葆”一案中，法院認(rèn)為，相比于已注冊馳名商標(biāo)跨類保護案件，侵害未注冊馳名商標(biāo)“會直接導(dǎo)致馳名商標(biāo)持有人產(chǎn)品市場份額的降低，其直接損害大于跨類別使用注冊馳名商標(biāo)的情形”；相比于知名商品特有名稱、包裝、裝潢案件，未注冊馳名商標(biāo)“更應(yīng)當(dāng)加強其保護力度”，因此判決賠償損失才更公平、更符合法律保護合法權(quán)利的宗旨。
在前述“拉菲特莊園”一案中，法院判決支持了原告提出的200 萬元的損害賠償，固然是因為該案中被告不僅使用了侵犯原告未注冊馳名商標(biāo)權(quán)利的“拉菲莊園”標(biāo)識，還同時使用了侵犯原告注冊商標(biāo)權(quán)利的“CHATEAU MORON LAFITTE”標(biāo)識。但在未注冊馳名商標(biāo)民事案件中，該案在判定賠償?shù)膶徖硭悸飞吓c“新華字典”案、“仙靈骨葆”案依然是一致的，也堪為此類案件的典范。
注釋：
【1】《商標(biāo)法》第五十八條規(guī)定，“將他人注冊商標(biāo)、未注冊的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為的，依照《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》處理”。
【2】詳見（2007）粵高法民三終字第318號《民事判決書》。廣東省高級人民法院認(rèn)為，通過保護知名商品特有的名稱，就可以達到保護江口醇集團合法權(quán)益的目的和效果；對權(quán)利主張人既要求從知名商品的特有名稱、包裝和裝潢角度予以保護，又要求從未注冊馳名商標(biāo)角度予以保護的，一般擇一保護即可。本案中在已經(jīng)將江口醇公司的“諸葛釀”認(rèn)定為知名商品的特有名稱的情況下，沒有必要再認(rèn)定“諸葛釀”為未注冊馳名商標(biāo)。
【3】詳見最高院（2012）民提字第38號《民事判決書》。該案中，原告同時要求認(rèn)定“榮華”為未注冊馳名商標(biāo)、“榮華月餅”為知名商品的特有名稱，一審東莞市中級人民法院對兩者均予以認(rèn)定；二審廣東省高級人民法院認(rèn)為，由于香港榮華公司、東莞榮華公司對“榮華月餅”具有排除他人作相同使用的專有效力，通過認(rèn)定知名商品特有名稱并適用《反不正當(dāng)競爭法》足以保護香港榮華公司的合法權(quán)利，故“榮華”文字在本案中無需認(rèn)定為未注冊馳名商標(biāo)。
【4】馮曉青：《未注冊馳名商標(biāo)保護及其制度完善》，國家社會科學(xué)基金重點項目“競爭政策視野下商標(biāo)法理論研究——關(guān)系、協(xié)調(diào)及制度構(gòu)建”的階段性成果，載《法學(xué)家》，2012年第4期。
【5】詳見（2014）魯民三終字第169號《民事判決書》。
【6】詳見（2016）浙8601民初296號《民事判決書》。
【7】詳見上海知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）滬知民初字第518號《民事判決書》。
【8】詳見（2003）滬二中民五（知）終字第9號《民事判決書》。
【9】馮曉青、羅宗奎：《未注冊馳名商標(biāo)的法律保護研究——以未在中國注冊的外國馳名商標(biāo)保護為視角》，載《黑龍江社會科學(xué)》，2016年第4期（總第157期）。
【10】馮曉青：《未注冊馳名商標(biāo)保護及其制度完善》，國家社會科學(xué)基金重點項目“競爭政策視野下商標(biāo)法理論研究——關(guān)系、協(xié)調(diào)及制度構(gòu)建”的階段性成果，載《法學(xué)家》，2012年第4期。
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