文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉瑾
隨著中國(guó)科技的騰飛，中國(guó)自有品牌的產(chǎn)品日漸走向世界，在越來(lái)越多的國(guó)家打開(kāi)市場(chǎng)。為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)的獨(dú)占性，獲取最大的經(jīng)濟(jì)利益，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始重視專利的申請(qǐng)和布局。美國(guó)一直以來(lái)都是全球最重要的市場(chǎng)之一，因此，申請(qǐng)美國(guó)專利往往成為眾多企業(yè)的優(yōu)先選擇。與申請(qǐng)中國(guó)專利相比，申請(qǐng)美國(guó)專利的成本很高，包括較高的官方費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱官費(fèi)）和高昂的美國(guó)律師代理費(fèi)。因此，如何幫助客戶準(zhǔn)備申請(qǐng)文件，避免不必要的官費(fèi)和代理費(fèi)，是涉外代理人在日常工作中需要考慮的因素之一。筆者結(jié)合3個(gè)案例談一談美國(guó)專利實(shí)踐中一個(gè)值得注意的問(wèn)題。
美國(guó)專利涉及到的官費(fèi)主要有以下一些方面（來(lái)源于USPTO官網(wǎng)）：
其中大部分項(xiàng)目的費(fèi)用是固定的，僅取決于申請(qǐng)人的規(guī)模是大實(shí)體、小實(shí)體還是微實(shí)體。有一定操作空間的是申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)的費(fèi)用（patent application filing fees），其中與權(quán)利要求相關(guān)的主要是以下幾條：
（來(lái)源于USPTO官網(wǎng)，2020-10-02起實(shí)施）
可以看出，權(quán)利要求的數(shù)目和形式對(duì)費(fèi)用有著相當(dāng)大的影響，尤其是存在多項(xiàng)引用的權(quán)利要求（$860，大實(shí)體）和超過(guò)3項(xiàng)之后的獨(dú)立權(quán)利要求（$480/項(xiàng)，大實(shí)體）。由于美國(guó)允許申請(qǐng)人在審查員準(zhǔn)備好發(fā)出第一次審查意見(jiàn)之前提出主動(dòng)修改，這就為申請(qǐng)人通過(guò)修改權(quán)利要求來(lái)減少官費(fèi)提供了機(jī)會(huì)。我們通常都會(huì)在提交申請(qǐng)同時(shí)提交權(quán)利要求的主動(dòng)修改，相應(yīng)地，1）將獨(dú)立權(quán)利要求數(shù)減少至3項(xiàng)以內(nèi)，2）將總權(quán)利要求數(shù)控制在20項(xiàng)以內(nèi)，3）將多項(xiàng)引用修改為單項(xiàng)引用。
對(duì)于第1）點(diǎn)，首先涉及到的是什么形式是獨(dú)立權(quán)利要求，什么形式是從屬權(quán)利要求，只有認(rèn)定清楚了，才能正確地計(jì)算獨(dú)立權(quán)利要求的項(xiàng)數(shù)。
美國(guó)專利法沒(méi)有直接給出獨(dú)立權(quán)利要求的定義，但給出了關(guān)于從屬權(quán)利要求的形式的定義：
35 U.S.C. 112 Specification
(d) REFERENCE IN DEPENDENT FORMS.—Subject to subsection (e), a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed.
從專利法的這一描述來(lái)看，從屬權(quán)利要求除了包含其引用權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，還需要對(duì)保護(hù)主題進(jìn)行進(jìn)一步的限定（specify a further limitation）。既然是進(jìn)一步的限定，可知從屬權(quán)利要求的主題與其引用的權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)是相同的，否則談不上進(jìn)一步的限定。比如，一個(gè)權(quán)利要求要求保護(hù)一種裝置，另一個(gè)權(quán)利要求要求保護(hù)所述裝置的使用方法，盡管后一個(gè)方法權(quán)利要求引用了前一個(gè)裝置權(quán)利要求，但我們通常理解為二者是兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，保護(hù)主題不同，且使用方法不是對(duì)裝置的進(jìn)一步限定，因?yàn)檠b置的技術(shù)特征是由其本身的結(jié)構(gòu)特征表征的，而不是其使用方法。
但在美國(guó)專利實(shí)踐中，提交申請(qǐng)時(shí)從屬權(quán)利要求的認(rèn)定與專利法的規(guī)定是不完全相同的。下面以一個(gè)已提交申請(qǐng)的權(quán)利要求為例（以下稱案例1）：
1.一種組合物；
2-4.（引用1，對(duì)所述組合物的進(jìn)一步限定）；
5.一種制備所述組合物的方法（引用1）；
6.一種治療疾病X的方法（引用1）。
這樣一組權(quán)利要求我們通常會(huì)認(rèn)為包含3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，屬于典型的產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和治療方法權(quán)利要求。但在USPTO發(fā)出的受理通知書(shū)上，明確顯示申請(qǐng)只包含1個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，參見(jiàn)下圖：
以另一個(gè)已提交申請(qǐng)的權(quán)利要求為例（以下稱案例2）：
1.一種抗體；
2-5.（引用1，對(duì)所述抗體的進(jìn)一步限定）；
6.一種多核苷酸（引用1；
7.一種藥物組合物（引用1）；
8.一種治療疾病的方法（引用1）；
9.一種檢測(cè)目標(biāo)分子的方法（引用1）；
10-17.（引用9，對(duì)所述方法的進(jìn)一步限定）。
從保護(hù)主題和權(quán)利要求的撰寫(xiě)形式看，以上包含5個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，以“一種……”起始。但事實(shí)上，美國(guó)代理所在提交申請(qǐng)時(shí)，獨(dú)立權(quán)利要求數(shù)計(jì)為1，沒(méi)有繳納額外費(fèi)用。參見(jiàn)美國(guó)代理所發(fā)回的提交官方的表格：
為了理解美國(guó)代理所可以這么填寫(xiě)的原因，明確USPTO的相關(guān)規(guī)定，我們查閱了MPEP，發(fā)現(xiàn)以下描述：
MPEP 607 Filing Fee [R-07.2015]
For purposes of determining the fee due the U.S. Patent and Trademark Office, a claim will be treated as dependent if it contains reference to one or more other claims in the application. A claim determined to be dependent by this test will be entered if the fee paid reflects this determination.
也就是說(shuō)，出于決定費(fèi)用的目的（for purposes of determining the fee）而不是其它目的，引用了一個(gè)或多個(gè)其它權(quán)利要求的權(quán)利要求將被視為從屬權(quán)利要求。這里并沒(méi)有要求從屬權(quán)利要求對(duì)所引用的權(quán)利要求進(jìn)行進(jìn)一步限定。根據(jù)MPEP的這一說(shuō)明，我們?cè)跍?zhǔn)備權(quán)利要求主動(dòng)修改時(shí)基本可以不考慮有超出3個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的可能，因?yàn)閷?duì)于絕大部分申請(qǐng)，權(quán)利要求之間都是有引用關(guān)系的，或者可以建立引用關(guān)系，比如，產(chǎn)品、產(chǎn)品的制備方法和產(chǎn)品的使用方法。這一規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人是相當(dāng)友好的，申請(qǐng)人可以保留不同的權(quán)利要求主題而不需要繳納額外的獨(dú)立權(quán)利要求費(fèi)用。
筆者還碰到過(guò)這樣一個(gè)申請(qǐng)（以下稱案例3），包括以下9個(gè)權(quán)利要求：
1.一種通過(guò)施用化合物X治療冠狀動(dòng)脈粥樣硬化疾病的方法；
2.一種通過(guò)施用化合物X抗血小板聚集的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；
3.一種通過(guò)施用化合物X促進(jìn)血管新生的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；
4.一種通過(guò)施用化合物X預(yù)防和治療老年血管性癡呆的方法（沒(méi)有任何引用關(guān)系）；
5-9.從屬權(quán)利要求，引用1-4之一。
以上4個(gè)權(quán)利要求之間沒(méi)有引用關(guān)系，是4個(gè)不同的治療方法，針對(duì)不同的適應(yīng)癥。美國(guó)代理所在提交申請(qǐng)時(shí)，并沒(méi)有針對(duì)權(quán)利要求額外繳費(fèi)。參見(jiàn)美國(guó)代理所發(fā)回的提交報(bào)告：
在USPTO發(fā)出的受理通知書(shū)上，可以看到官方認(rèn)定的獨(dú)立權(quán)利要求數(shù)為4，同時(shí)顯示官方收到的申請(qǐng)人費(fèi)用（綠色方框），參見(jiàn)下圖：
美國(guó)代理所補(bǔ)繳費(fèi)后，收到更新的受理通知書(shū)，
可以看到，補(bǔ)充繳費(fèi)為 1020–790 = 230 ，為一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求的費(fèi)用（2020-10-02之前的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，申請(qǐng)人為小實(shí)體）。
值得注意的是，以上對(duì)從屬權(quán)利要求的判定標(biāo)準(zhǔn)僅適用于繳費(fèi)目的。在審查員進(jìn)行審查時(shí)，這樣的“從屬權(quán)利要求”（保護(hù)主題不同）不會(huì)被認(rèn)為與其引用的權(quán)利要求必然屬于同一發(fā)明。審查員仍然認(rèn)為這些權(quán)利要求可能屬于不同的發(fā)明，不符合單一性要求。
對(duì)于案例1，審查員發(fā)出了RR，認(rèn)為權(quán)利要求包含3個(gè)不同的發(fā)明，發(fā)明1）組合物；2）制備方法；3）治療方法。
對(duì)于案例2，剛提交不久，尚未收到官方通知。
對(duì)于案例3，沒(méi)有收到RR，申請(qǐng)直接被授權(quán)了，包括4個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求和5個(gè)從屬權(quán)利要求。
從以上分析和案例可以看出，我們?cè)诳紤]對(duì)美國(guó)申請(qǐng)的權(quán)利要求進(jìn)行主動(dòng)修改時(shí)，可以根據(jù)MPEP關(guān)于費(fèi)用的規(guī)定，選擇合適的方案。一方面避免不必要的額外官費(fèi)，另一方面保留較多的發(fā)明主題，滿足客戶的不同需求。